Original

テキサスの敏腕弁護士が語る!米国特許弁護士の賢い使い方

4月17日、米国特許弁護士であるアンドリュー・ウィーバー弁護士の来日にあわせ、当社で「米国特許弁護士の賢い使い方」と題したセミナーを企画しました。

日本企業が優秀な米国弁護士を選び、かしこく利用するためのアドバイスを聞くことができたので、その様子をレポートします!


◆登壇者について


アンドリュー・ウィーバー(Andrew Weaver)弁護士は、米国Polsinelli法律事務所のパートナーであり、テキサス州ヒューストンに拠点を置き活動している特許弁護士です。

彼が担当するクライアントのうち約80%は日本や中国をはじめとする世界各地の企業であり、(米国から見た)外国企業の米国における特許出願や訴訟に精通しています。

またテキサス州は、全米でもとりわけ特許訴訟が盛んな地域としても有名です。

※詳細プロフィールはこちら (英語)

https://www.polsinelli.com/professionals/aweaver


◆「良い特許弁護士」の条件とは



大前提として、「最大限にクライアントの立場を擁護する」弁護士を選ぶべきであることは言うまでもありません。

特に米国の弁護士は他国と比べても、クライアントの立場を擁護すべきことを信条とし、またそのためのトレーニングを受けているという傾向があります。

しかし残念ながら、クライアントへの関心を持たず問題に関わろうとしない、自分のことしか話さない、というような弁護士もいます。そんな弁護士を選んでしまわないよう気をつけてください。

より良い弁護士を選ぶためにはさまざまな観点がありますが、まとめると次の3点が重要です。

①戦略立案能力

特許弁護士の仕事は、単に特許を取れることだけにとどまりません。

審査手続き、権利行使、あるいは防衛といったことをどの程度まで行うか、またどこの国に出願すべきか、といった知的財産戦略をクライアントに提案できなければなりません。

さらには、市場シェアを維持・拡大すること、保有する特許を収益化すること、製品化につながるアイデアを守ることなど、クライアントのビジネスの成長を実現するために特許弁護士が考えるべきことは多岐にわたります。

クライアントのためにこうした総合的な知財戦略を立案できる能力のある弁護士は、高いパフォーマンスを発揮するでしょう。

②クライアント理解

クライアントの目指すゴールがどこにあるかを、弁護士が共有できているかどうかも大切なポイントです。

各案件の進行度や状況に応じてその重要度や優先順位も変化していきます。ときには、あるビジネスから撤退する判断が下されることもあるでしょう。

定期的なレビューを行うことで、常に弁護士との間で目的・目標が共有されている状態を保つことが重要です。

またクライアントのことをきちんと理解しようとする弁護士は、特許の問題だけでなく企業の社風やビジネスについても、関心を持って理解しようと努めます。

1つのチームとして行動することの重要性をわかっている弁護士を選びましょう。

③適切なコミュニケーション

良い弁護士は質問を行います。

例えば、クライアントがある出願について補正を要求した場合に、責任ある弁護士ならばなぜ補正をしたいと考えているのかを聞きます。

そうすることで、本当にその補正は必要なのか、意見書で反論をするだけでも審査を通過できるのではないか、といったより良い選択のためのアドバイスができるからです。

こうしたやり取りがタイムリーにできるよう、オンライン会議を積極的に利用する、あるいは実際にクライアントに会いに行くなど、オープンにコミュニケーションを取れる弁護士を選ぶべきです。

私自身はクライアントも米国以外の企業ばかりですし、別にどこの国にいても自分の仕事はできるので、今日もこうして日本に来ております(笑)。

また、日本の弁理士・弁護士が間に立つ場合には、代理人同士の関係がうまくいっているかどうかも見逃せない部分ですね。


◆日本の弁理士を通してやり取りすべきか


皆様が気になることの1つに、

日本の弁理士を間に立てるべきか、それとも米国の弁護士と直接やり取りすべきか

という問題があるのではないでしょうか。

私としては、弁理士を通しておいて損はないと思っています。

・米国の弁護士が何を言いたいのか理解しやすくなること

・時差の問題などは弁理士側で解決してくれるのでストレスが少なく済むこと

・米国側から見ても日本の専門家とやり取りするほうがスムーズであること

などが、弁理士を間に立てるメリットとして挙げられます。

確かに、日本の弁理士が介在することで代理人費用が上昇してしまうのは避けられません。ただ、そうすることで特許の価値が高まるのであればコストは相殺されると考えることもできます。

いずれにせよ多くの場面において、弁理士がクライアントの助けになってくれることは間違いありません。


◆1つの事務所を使うべきか、複数の事務所を使うべきか


弁護士事務所を選ぶ際に、1つの事務所に絞って付き合う場合は、色々とコミュニケーションも密になりますので、より深くクライアントのことを理解してもらえるでしょう。

多くの事務所を並べると、全体的な期限管理等の統率を取ることが難しくなってしまいます。その点、1つの事務所だけを使うことにもメリットがあります。

一方で、大量の案件を処理しなければならなくなった場合に、当然ですが1ヶ所だけでは対応しきれません。

私の経験では、あるクライアントが1ヶ月で120件もの出願をしたことがあります。そのうち85件を自分たちで担当しましたが、残りは別の事務所にも依頼することになりました。

このような事態に備えるためには、複数の弁護士事務所とも日頃から良好な関係を築いておく必要があるでしょう。


◆まとめ


いかがでしたでしょうか。

「このセミナーの内容をもっと詳しく知りたい」

「セミナーに登壇した特許弁護士と直接コンタクトを取りたい」

等お考えの方は、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください!


今回の登壇者:

Polsinelli PC, Polsinelli LLP in California

Andrew Weaver弁護士


ロジック・マイスターでは今後も、海外の特許弁護士・弁理士と出会うことのできる場をご提供していきたいと考えています。

随時セミナー等を企画し発信してまいりますので、ぜひお気軽にご参加くださいませ。

ロジック・マイスター 編集部

ロジック・マイスター 編集部

ロジック・マイスター編集メンバーが、特許・知的財産に関わる皆様のために様々な切り口からお役立ち情報を紹介します!

こちらの記事もおすすめ

外観的に侵害が立証可能なソフトウェア特許を。とあるゲーム企業の実体験

2018-05-24

あるゲーム企業の知財部の方から聞いた、より良いソフトウェア特許の書き方についてシェアします。

経営者必見!ベンチャー企業ならではの特許・知財戦略事例集【特許庁HP】

2018-05-10

特許庁が知財戦略推進事業の一環として、近年成長を遂げているベンチャー企業の知的財産戦略を紹介する資料、「国内外ベンチャー企業の知的財産戦略事例集“IP Strategies for Startups”」を公表しました。 ベンチャー企業の経営者クラスや、事業戦略の責任者の皆様に読まれるべき資料です。

ソニー二審で敗訴、西電捷通の特許権侵害を認定【中国訴訟情報】

2018-05-08

2018年3月28日、西安西電捷通無線ネットワーク通信(IWNCOMM)が、WAPI発明に関する特許権侵害を理由に、ソニーモバイルコミュニケーションズ(中国)有限会社を提訴した案件の二審判決が下された。

最先端を走る中国ベンチャー企業群を訪問しました!

2018-05-07

さる4月22日~27日、SBZL IP LAW FIRM(北京商专永信知识产权代理事务所)の靳満堂先生のお招きにより、中国のベンチャー企業を訪問させていただきました!

ひと目でわかる!米国特許年金の金額・期限【2018年最新版】

2018-05-02

特許権を取得した後、権利維持のために支払う必要がある特許年金。 米国における特許年金制度は、日本と異なっている点も多いことをご存知でしょうか。 2018年に入って各種庁費用の改定が行われたこともあり、現状の制度を確認していきます。

お問い合わせ

特許調査や外国出願権利化サポートに関するお見積のご依頼、
当社の事業内容についてのお問い合わせなどございましたら、
お気軽にご相談ください。

よく読まれている記事

タグ一覧

サイトマップ

この内容で送信します。よろしいですか?